科創板IPO智慧財產權訴訟專題（第4期）——IPO程序中惡意訴訟的判定標準與應對策略

智慧財產權訴訟一直是科創板上市過程中比較突出的問題，相關訴訟中，有相當數量企業被指控提起訴訟並非是為了維護自身合法權益，而是蓄意阻擾競爭對手的上市程序，造成其企業商譽降低或牟取不當利益。這樣的惡意訴訟對真正專注於研發、用心打磨出核心技術的科創企業造成沉重打擊。本期專題圍繞科創板IPO程序中惡意訴訟的特點，判定標準以及應對策略展開，為擬上市企業提供參考。

一、

科創板IPO程序中智慧財產權惡意訴訟的特點

近年來，企業在衝刺科創板的關鍵時期遭受智慧財產權訴訟狙擊的案例屢見不鮮，例如安翰科技，光峰科技等企業均曾指控對手發起的智慧財產權相關訴訟為惡意訴訟，部分企業更是因此導致衝刺科創板失敗。

根據以往科創板IPO程序中企業遭遇的被指控為智慧財產權惡意訴訟情況來看，此類訴訟常由同行業的直接競爭對手發起，並且常常卡點在上市稽核的關鍵節點，且涉及的侵權訴訟金額較大，這樣做的目的在於引起稽核機構的重點關注和問詢，拖延申報程序，使企業既要分出精力應對訴訟又要面對稽核機構的嚴格問詢，分身乏術。在此壓力下，企業很可能選擇支付鉅額和解費用與競爭對手和解，又或者暫停上市程序，延誤了上市時機。此外，侵權訴訟的負面資訊傳導給市場和公眾也會對企業的形象造成影響，使企業苦不堪言。

二、智慧財產權惡意訴訟

的

判定標準

對於智慧財產權惡意訴訟的定義我國法律並沒有明確規定，也沒有關於如何認定智慧財產權惡意訴訟的具體標準。目前業界對於智慧財產權惡意訴訟的認定通常參照民事侵權責任的構成要件進行分析。我國《中華人民共和國侵權責任法》規定“行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任”，根據該規定，惡意訴訟應具備主觀過錯、侵害行為、損害後果、侵害行為和損害後果之間有因果關係四個要件，參照此標準，智慧財產權惡意訴訟應當滿足以下構成要件：（1）一方當事人以提起智慧財產權訴訟的方式提出了某項請求；（2）提出請求的一方當事人具有主觀上的惡意；（3）在智慧財產權訴訟中造成對方當事人實際的損害後果；（4）提出請求的一方當事人提起智慧財產權訴訟的行為與損害後果之間具有因果關係。以下就構成要件具體說明。

（1）一方當事人以提起智慧財產權訴訟的方式提出了某項請求

這裡所謂的“提出了某項請求”，通常是指提出請求的一方當事人利用法律賦予的訴訟權利，提起了智慧財產權訴訟，並且已將另一方當事人拖入訴訟程式中，使另一方當事人陷入一種不利的境地。這裡結合具體案例進行說明：1）案例一，上訴人譚發文因與被上訴人騰訊公司因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛一案，法院認為譚發文起訴騰訊公司，要求確認騰訊公司侵權並支付專利使用費，將騰訊公司拖入專利侵權訴訟中，其已完成提出具體訴訟請求的行為，即滿足構成要件一；2）案例二，上訴人張志敏因與被上訴人喬安公司、凱聰公司因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛、因申請訴中財產保全損害責任糾紛一案，法院認為張志敏就涉案外觀設計專利向喬安公司提起了侵害外觀設計專利權訴訟，訴請明確，喬安公司亦應訴，法院經審理後作出了實體判決，因此，張志敏實施了完整的智慧財產權訴訟行為，即滿足構成要件一。

（2）提出請求的一方當事人具有主觀上的惡意

該構成要件是判斷智慧財產權惡意訴訟的關鍵之處，也是雙方當事人最容易產生爭議之處。關於主觀上惡意不僅體現在行為人對於其提起的訴訟缺乏事實和法律依據是明知的，還表現為行為人以損害對方當事人利益或為自己謀取不正當利益為訴訟目的提起訴訟。其中，判斷是否缺乏事實和法律依據的關鍵在於當事人提起的侵權訴訟的權利是否合法有效，常見的缺乏事實和法律依據的情形如：1）利用審查漏洞或不同專利審查形式的不同獲得專利權，比如專利權人明確知曉其提交的專利申請不具有授權前景，但利用實質審查過程中的審查員漏檢的漏洞獲取了專利權，並以該專利權為基礎進行侵權起訴，又比如原告明知外觀設計不需要經過實質審查，卻將原告已經銷售或使用的產品外觀註冊專利，並以此提起訴訟；2）原告故意使用已經失效的專利進行訴訟，如原告之前已經放棄了專利權，致使專利權失效，但又以該專利為基礎提起侵權訴訟；3）故意隱瞞侵權訴訟專利的資訊。以下結合具體案例進行說明：

案例一：上訴人譚發文因與被上訴人騰訊公司因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛一案。

騰訊公司於2000年設計QQ企鵝形象，取得了“QQ企鵝”系列著作權登記證書和“商標權”，並將該形象及商標進行使用，具有較高的知名度，譚發文於2008年12月23日申請“音箱（Xzeit迷你企鵝型）”外觀設計專利，後於2010年12月6日授權，該專利與騰訊公司的QQ企鵝形象相近似，譚發文利用外觀設計專利不進行實質審查的制度，將他人擁有在先權利的QQ企鵝形象申請為外觀設計專利，其涉案專利權缺乏正當的權利基礎。此外，騰訊公司曾在2010年12月6日提起訴訟，主張譚發文侵犯其QQ企鵝形象著作權和商標權，雙方達成和解，即譚發文在此案之前就明確知道其專利產品侵犯騰訊公司擁有QQ企鵝形象的專利權，卻仍然起訴騰訊公司侵害其涉案專利權，在騰訊公司對涉案專利提起無效宣告程式後，仍繼續參與無效宣告程式和該案訴訟程式。由此，法院認為該譚發文行為不屬於善意行使訴訟權利，具有損害他人權益的故意，即主觀上存在惡意和過錯。

案例二：上訴人張志敏因與被上訴人喬安公司、凱聰公司因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛、因申請訴中財產保全損害責任糾紛一案。

張志敏於2016年1月6日提起訴訟，狀告喬安公司銷售被控侵權產品，法院經過比對，認為雖然銷售的產品落入專利範圍，但凱聰公司在涉案專利前已經公開銷售了於涉案專利基本相同的產品，因為該專利權實質上無效，而張志敏作為凱聰公司銷售該產品時的法定代表人和總經理，應該知道在先銷售情況，卻仍然提起訴訟，屬於明知其訴請缺乏法律依據或事實依據，另外張志敏就該案提出高達1000萬元的損害賠償，並要求凍結喬安公司1000萬資金，該金額明顯超出了外觀設計專利對產品利潤的貢獻，即便侵權成立也不會獲得法院支援，因此，具有訴訟維權之外的不正當目的，凍結資金會給喬安公司帶來不必要的損失，由此，認定張志敏具有主觀上的惡意。

值得注意的是，並非以實用新型或外觀設計提起專利訴訟，後被無效就能簡單的認定為惡意訴訟。比如，原告青島德森木業裝置有限公司與被告青島盛福精磨科技有限公司因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛一案中，雖然請求方知曉國知局對涉案專利出具的實用新型專利權評價報告初步結論是不符合授予專利權條件仍提起訴訟，但法院認為，實用新型專利權評價報告僅是實用新型專利權有效性的初步證據，並非是提起實用新型專利侵權的條件，且實用新型專利權評價報告並不能否定實用新型專利權的效力，故訴訟行為是在法律規定的範圍內處分自己的民事權利和訴訟權利，主觀上不存在為了謀取非法利益而故意實施侵害原告權益的行為，客觀上也未實施侵害原告合法權益的行為，不構成惡意訴訟。

（3）在智慧財產權訴訟中造成對方當事人實際的損害後果

實際的損耗後果既包含經濟損失，比如律師費、公證費、資料費等等，還包括給企業帶來的輿論壓力，對企業形象的影響等等，特別對於科創板上市程序中的企業，在遭到侵權訴訟後，需要分出人力、財力去應對訴訟，在同時面對稽核機構對訴訟的問詢以及應訴相關事宜時，企業被迫先中止IPO上市程序，即便後續企業勝訴，但給企業造成的影響也難以挽回，給企業帶來損失。因此，在判斷侵權訴訟行為是否產生實際的損害時，也會將對企業形象、錯失上市時機等等的負面影響考慮進去。比如：上訴人張志敏因與被上訴人喬安公司、凱聰公司因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛、因申請訴中財產保全損害責任糾紛一案中，喬安公司為應對張志敏提起的專利侵權訴訟支出了律師費、公證費，給喬安公司造成了經濟損失；上訴人譚發文因與被上訴人騰訊公司因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛一案中，騰訊公司為應對案件提起的專利侵權訴訟支付了代理費、公證費、資料費等費用等等。經法院核實後，即認定造成了實際的損害後果。

（4）提出請求的一方當事人提起智慧財產權訴訟的行為與損害後果之間具有因果關係

在第（3）點中我們已經分析了什麼是實際的損害，而在認定侵權訴訟行為與產生損害之間是否具有因果關係時，只要能夠證明原告提起的訴訟能夠導致企業產生這些損害或者能夠說明因果關係的合理性，就可以認定兩者之間具有因果關係，比如，企業在遭受侵權訴訟後，為了應對訴訟必然要有響應的律師費、公證費、資料費等等支出，那麼就可以認定為是由於侵權訴訟行為導致的。

應當注意的是，

惡意訴訟是對訴訟權利的濫用，對企業利益、市場環境、科技進步都會產生負面影響，需要抵制打擊，但在區分正當維權與惡意訴訟時，必要要謹慎，具體情形具體分析，在打擊惡意訴訟的同時，也應當把握惡意訴訟的認定尺度，避免惡意訴訟被寬泛的認定，矯枉過正，從而打擊了真正維護自身權益企業的利益與信心。

三、科創板IPO程序中智慧財產權惡意訴訟的應對策略

在科創板IPO程序中，如何有效防範智慧財產權惡意訴訟需要政府、上交所、證監會以及企業的共同努力。比如：政府部門可以出臺相關政策、完善知識產權制度及工作機制，構建協同共治的智慧財產權保護體系，提高智慧財產權惡意訴訟的違法成本，加大對智慧財產權惡意訴訟的打擊力度等；上交所可以針對設立針對智慧財產權惡意訴訟受害者的救濟機制等等，幫助企業應對惡意訴訟。在這裡我們主要對企業如何應對智慧財產權惡意訴訟進行說明，給科創板擬上市企業提供參考。

通常情況下，在遭遇智慧財產權侵權訴訟後，企業會提起無效宣告程式主張涉案智慧財產權無效，或者基於自身智慧財產權提起訴訟反擊，又或者主張和解，以專利侵權訴訟為例，具體如下：

（1）提起無效宣告

提起智慧財產權訴訟的前提是原告所主張的侵權專利有效，而實用新型專利和外觀設計專利是不經過實質審查即可授權的，其專利權穩定性可能較低，容易被無效。另外，即使已經授權的專利也可能因為審查漏洞比如審查員的漏檢，導致其專利權也不一定穩定，因此，企業在遭遇智慧財產權訴訟後，可對原告的專利提起無效請求。專利法實施細則規定請求人應當具體說明無效宣告理由，提交有證據的，應當結合提交的所有證據具體說明，並規定了請求人提起無效宣告請求之日起一個月內可以增加無效宣告理由，因此，如果時間緊張，企業可以先提起無效宣告請求，而後再進行無效檢索補充證據，節約時間。

（2）向對方提起侵權訴訟反擊

對於科創型企業，通常都擁有相當數量的專利，在遭受侵權訴訟時，企業也可以對競爭對手的技術和產品進行排查，分析其是否有產品落入了自己的專利權保護範圍，以向對方提起侵權訴訟反擊，給對方施加壓力，以爭取和對方儘快解決糾紛。

（3）主動和解

當遭遇競爭對手侵權訴訟時，首先要對侵權事實進行核實，如果確實存在侵權行為，可以主張與競爭對手和解以儘快處理訴訟。另外，由於侵權訴訟週期長，結果具有滯後性，如果侵權訴訟行為對企業的危害結果已經發生，那麼對企業的影響以及對造成的損失也就難以挽回，此時企業也可嘗試與競爭對手和解，從而儘快消除侵權訴訟的影響。

除了上述常規應對侵權訴訟的舉措，本文還提供一些針對科創板上市程序中的企業在遭受惡意訴訟後的應對策略，以專利侵權訴訟為例，具體如下：

（1）積極應對稽核機構問詢

當企業在科創板IPO程序中遭遇專利侵權訴訟時，極易引起證券監管部門對相關事項的關注、問詢，此時能否有效應對證券監管部門的問詢對企業上市程序非常關鍵。在面對證券監管部門的質疑時，企業應當圍繞關鍵問題進行針對性答覆，證明相關侵權訴訟對企業生產經營的影響不大，這裡提供一些答覆思路供企業參考：比如：

1）企業可以對涉訴專利的權利穩定性提起質疑，分析其被無效的可能性，當專利權不存在時，也就不存在所謂的侵權行為；

2）說明侵權產品與涉訴專利權的關係，分析侵權可能性，比如經過分析發現不存在侵權可能性或者侵權可能性很小，那麼有助於打消證券監管部門疑慮；

3）說明侵權產品與企業主營產品的對應關係，如果侵權產品並非企業主營產品，對企業的營收貢獻很低，則可以說明即使被認定為侵權，也不會對企業生產經營影響造成嚴重影響；

4）在科創板IPO程序中遭遇的侵權訴訟案例中，起訴方往往故意主張高額賠償以儘可能牟取大的利益，此時，企業也應當對起訴方所主張的賠償額的合理性進行分析說明，讓證券監管部門明晰即使被認定為侵權，也不會產生較大的實際賠償額，進而不會對企業生產經營造成重大影響。

（2）主張競爭對手惡意訴訟

科創板IPO程序中涉惡意訴訟指控頻發引發關注，目前，我國也逐漸出臺了一些相關制度，如最高人民法院於2019年釋出並實施的《最高人民法院關於為設立科創板並試點註冊制改革提供司法保障的若干意見》中指出加強對科創板上市公司只是產權司法保護力度，對情節嚴重的惡意訴訟侵權行為，要依法判令其承擔懲罰性賠償責任；《上海市高階人民法院關於服務保障設立科創板並試點註冊制的若干意見》指出，應審慎處理涉發行上市稽核階段的科創企業的智慧財產權糾紛，加強與上海證券交易所的溝通協調，有效防範惡意智慧財產權訴訟干擾科創板順利執行的行為。這些制度為科創板IPO上市企業提供有力支撐，因此，當遭遇競爭對手侵權訴訟後，企業也可以主張競爭對手惡意訴訟，向其提起“因惡意提起智慧財產權訴訟損害責任糾紛”訴訟以保障自己的合法權益。

（3）未雨綢繆，降低風險

除了上述應對策略外，對於擬上市企業在上市前就應做到未雨綢繆，對智慧財產權進行全面核查和管理，如智慧財產權的權屬是否清晰、是否存在爭議、佈局是否完善等等，除了對企業自身的管理外，還要重視對本行業競爭對手進行分析，分析和識別是否存在潛在的侵權風險，做好規避，將潛在風險最小化。此外，企業還要建立快速反應機制，以便在遭遇侵權訴訟時，在最短的時間內做出應對，為科創板IPO上市掃清障礙。

綜上所述，科創板揹負的願景是支援有發展潛力、市場認可度高的科創企業發展壯大，而智慧財產權惡意訴訟現象無疑會對科創企業的創新熱情、創新活力造成沉重打擊，汙染整個科創環境。作為科創板擬上市企業，既要有未雨綢繆的意識，也要在遭受智慧財產權惡意訴訟後，選擇合適的策略，拿起法律武器保護自身合法權益，保證企業順利上市。

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